Qualcuno vuole registrare un marchio uguale al tuo?

Ogni giorno vengono depositate domande di marchio. Alcune sono innocue. Una potrebbe essere quasi identica alla tua, nella tua stessa classe, sul tuo stesso mercato. Se quella domanda arriva in fondo alla procedura e viene registrata, accanto al tuo nome nascerà un diritto legittimo di un altro. Da quel momento, difenderti diventa una battaglia in salita.

Prima che questo accada c'è una porta stretta e definitiva: l'opposizione alla registrazione. È lo strumento che ti permette di fermare un marchio confondibile con il tuo mentre è ancora una domanda, prima che diventi un titolo. Non è una causa. È un procedimento amministrativo davanti all'ufficio marchi, più rapido e molto meno costoso di un contenzioso.

"La diffida colpisce chi usa un nome simile al tuo. L'opposizione colpisce chi prova a registrarlo. La seconda arriva prima, ed è per questo che costa meno e vale di più."

Opposizione non è diffida: sono due porte diverse

È la confusione più frequente, e ti fa scegliere lo strumento sbagliato al momento sbagliato.

La diffida si rivolge a chi sta già usando sul mercato un segno simile al tuo: la mandi tu, tramite un legale, per imporre lo stop. L'opposizione si rivolge a chi sta cercando di registrare quel segno: la depositi davanti all'ufficio marchi per impedire che la sua domanda diventi una registrazione valida.

La differenza non è formale. Un marchio registrato è una fortezza: chi lo possiede ha un diritto esclusivo, e per toglierglielo serve una domanda di nullità, lunga e costosa. Bloccarlo quando è ancora una domanda costa qualche centinaio di euro e si chiude in tempi ragionevoli. Stesso conflitto, due prezzi che non hanno niente in comune.

I tre mesi che non tornano

Quando una domanda di marchio supera l'esame formale, viene pubblicata: in Italia nel Bollettino ufficiale dei marchi, in Europa nel bollettino EUIPO. Da quella pubblicazione parte il cronometro.

Hai tre mesi per depositare l'opposizione. Non uno di più. È un termine perentorio: non si sospende, non si recupera, non si riapre per una buona ragione. Se scade, quella specifica porta è chiusa per sempre e ti resta solo la strada, più impegnativa, della nullità a registrazione avvenuta.

Tre mesi sembrano tanti. Non lo sono, se ti accorgi della domanda al secondo mese. Il tempo per verificare il titolo, ricostruire la confondibilità, preparare l'atto e depositarlo si mangia le settimane in fretta.

Chi può opporsi (e chi no)

L'opposizione non è aperta a chiunque si senta disturbato. La legge stabilisce chi ha titolo per proporla:

• Il titolare di un marchio anteriore, cioè registrato o depositato prima della domanda che vuoi bloccare. È il caso più comune: il tuo marchio viene prima, il suo dopo.
• Il licenziatario esclusivo del marchio anteriore, che ha un interesse diretto a difendere il segno che sfrutta in via esclusiva.
• I titolari di determinati diritti anteriori: ad esempio su nome, ritratto o segni notori, che la domanda altrui andrebbe a calpestare.

Fuori da questo elenco, l'opposizione non si può proporre. Ed è qui che si vede se la registrazione è stata fatta bene: se il tuo marchio è anteriore, solido e coperto nelle classi giuste, hai un'arma. Se è debole o depositato male, l'arma ti si rivolta contro.

Come funziona, dal deposito all'accordo

Depositata l'opposizione, la procedura non salta subito alle conclusioni. Si apre prima un periodo di raffreddamento (il cooling-off): in genere due mesi, prorogabili su richiesta di entrambe le parti. Serve a far parlare i due contendenti prima che la macchina decisoria si metta in moto.

È una fase da non sprecare. Molte opposizioni si chiudono qui, con la controparte che ritira la domanda, limita le classi o accetta un accordo di coesistenza. Un marchio ritirato in questa fase è un problema che sparisce senza una decisione contro cui si possa fare ricorso. Se l'accordo non arriva, la procedura prosegue: si scambiano memorie e prove, e alla fine l'ufficio decide se accogliere l'opposizione, respingendo in tutto o in parte la domanda avversaria, o rigettarla.

Italia o Europa: dove si combatte la partita

L'opposizione si gioca sul tavolo in cui è stata depositata la domanda che vuoi fermare.

Se la domanda è italiana, l'opposizione si presenta all'UIBM e il diritto amministrativo è di circa 250 euro. Se la domanda è un marchio dell'Unione europea, l'opposizione si presenta all'EUIPO e la tassa è di 320 euro. In entrambi i casi il termine è lo stesso: tre mesi dalla pubblicazione.

Sono cifre da tenere accanto al costo di una causa civile per contraffazione, non da guardare in isolamento. La domanda giusta non è "quanto costa opporsi", ma "quanto mi costerebbe non farlo e ritrovarmi un marchio identico registrato accanto al mio". Il confronto non è nemmeno vicino.

Il presupposto che quasi nessuno ha: accorgersene in tempo

Tutto questo ha un prerequisito che manda a vuoto la maggior parte delle opposizioni prima ancora che nascano: devi sapere che quella domanda esiste, e devi saperlo entro i tre mesi.

Nessuno ti avvisa. La domanda di un concorrente viene pubblicata in un bollettino che tu non leggi, e i tre mesi corrono in silenzio. Quando te ne accorgi, di solito perché vedi il prodotto sullo scaffale, il termine è passato da un pezzo e il marchio è già registrato.

È esattamente il vuoto che la Sorveglianza di Conio copre: monitoriamo ogni giorno le banche dati nazionali ed europee e ti avvisiamo quando qualcuno deposita un segno simile al tuo, mentre la finestra dei tre mesi è ancora aperta. L'opposizione è l'azione. La sorveglianza è ciò che ti mette nella condizione di poterla fare.

Opposizione, diffida o nullità: quale strumento, quando

Tre strumenti, tre momenti diversi. Confonderli fa perdere tempo e diritti.

• Opposizione: la domanda avversaria è stata pubblicata da meno di tre mesi e non è ancora registrata. È la mossa più economica e più netta. Usala finché la finestra è aperta.
• Diffida: qualcuno sta già usando sul mercato un segno confondibile. Serve a imporre lo stop all'uso, a prescindere dalla fase di registrazione.
• Domanda di nullità: il marchio confondibile è ormai registrato e i tre mesi sono passati. È la strada che resta, ma è più lunga e più costosa: è il prezzo di non essersi accorti in tempo.

Chi redige l'opposizione conta quanto il diritto che difende

Un'opposizione non è un modulo da spuntare. È un atto tecnico in cui vanno costruiti il confronto tra i segni, l'affinità tra le classi e il rischio di confusione per il pubblico, con prove e argomenti che l'ufficio deve poter accogliere. Un'opposizione impostata male viene rigettata, e nel frattempo la finestra dei tre mesi si è chiusa.

Per questo ogni azione di tutela per i clienti Conio è redatta e firmata dall'Avv. Elena Finotti. Non è un dettaglio di forma: è la differenza tra depositare un'opposizione e depositarne una che regge fino alla decisione.

Gli errori che fanno perdere l'opposizione

Nella pratica, l'opposizione si perde più per come la si gestisce che per debolezza del diritto.

Accorgersi tardi. È l'errore che azzera tutti gli altri. Senza un presidio sulle domande depositate, i tre mesi passano e non c'è competenza legale che li faccia tornare.

Opporsi con un titolo fragile. Se il tuo marchio è registrato male, nelle classi sbagliate o non è in uso, l'opposizione non solo rischia di fallire: apre il fianco alla controparte, che può contrattaccare mettendo in discussione la validità del tuo stesso marchio.

Trattare il raffreddamento come un intervallo. Il periodo di conciliazione è la fase in cui si chiude la maggior parte dei casi, spesso a condizioni migliori di una decisione. Ignorarlo e puntare tutto sullo scontro significa buttare via l'occasione più economica di vincere.

Confondere confondibilità con somiglianza a occhio. Che due marchi siano opponibili dipende dalle classi, dall'affinità tra prodotti e servizi e dal rischio di confusione per il pubblico, non dall'impressione a colpo d'occhio. È una valutazione tecnica, e va fatta prima di depositare, non dopo.

Domande frequenti